Doppio binario per la declaratoria di nullità o la decadenza dei marchi

La Direttiva (UE) 2015/2436 aveva stabilito che entro il 14 gennaio 2023, gli Stati membri avrebbero dovuto adottare un sistema di doppio binario per le procedure di decadenza o dichiarazione di nullità dei marchi, consentendo di agire per la stessa declaratoria direttamente presso gli uffici nazionali demandati, attraverso una procedura amministrativa efficiente e più rapida dell’azione giudiziaria promossa avanti al giudice ordinario.

Dunque, a partire dal 29 dicembre 2022, i soggetti legittimati – qualunque interessato, il titolare di un marchio d’impresa anteriore o la persona autorizzata dalla legge a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un’indicazione geografica protetta o il titolare di marchio d’impresa interessato – potranno presentare istanza all’UIBM per l’accertamento della nullità e/o della decadenza di un marchio registrato.

L’istanza all’UIBM potrà essere presentata nel caso in cui ricorrano i seguenti presupposti:

  • nullità assoluta: il segno registrato sia privo di carattere distintivo, risulti illecito e qualora i segni contengano o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata e tutelata;
  • nullità relativa: il segno che terzi intendono registrare risulta identico  ad un marchio già registrato in Italia o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici. Stessa cosa nel caso in cui il segno posteriore sia simile ad uno già registrato ovvero registrato presso l’EUIPO, “per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;”.

L’istanza di decadenza, invece, potrà essere presentata nel caso in cui ricorrano i presupposti della volgarizzazione del segno, il mancato uso e dell’ingannevolezza sopravvenuta dopo la registrazione.



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